Ochrona tytułu filmu jako znaku towarowego

1. Nie ma przeszkód, aby tytuł filmu, książki, piosenki itp. zgłosić do ochrony jako znak towarowy i uzyskać na ten tytuł ochronę. Po tym stwierdzeniu wypada jednak poczynić parę uwag co do sposobu dokonywania takiego zgłoszenia tak, aby:
   
   1. zgłoszony znak miał szansę uzyskać ochronę, a jednocześnie,
   2. zakres prawa ochronnego był możliwie najszerszy tak, aby
      - objąć nim różne dostępne alternatywy korzystania z takiego znaku (nie tylko marketing samego filmu, ale różnych związanych z nim gadżetów, świadczenie usług w nawiązaniu do filmu np. gastronomicznych itp.),
      - wykluczyć możliwość uzyskiwania przez inne osoby praw ochronnych, których zakres byłby zbliżony do zakresu prawa ochronnego i przez to utrudniał korzystanie z chronionego tytułu.
      
      
2. Zasadą prawa znaków towarowych jest, że określony znak chroniony jest dla określonych towarów/usług (według ustalonych w międzynarodowej klasyfikacji klas towarów i usług). Zdolność uzyskania przez oznaczenie ochrony w postaci znaku towarowego jest pochodną charakterystyki samego znaku jak i pochodną charakterystyki towarów/usług, którymi znak ma być oznaczany. Podstawową miarą oceny zdolności uzyskania ochrony przez znak jest brak ryzyka zaistnienia pomyłki u odbiorców znaku co do pochodzenia towarów/usług nim oznaczanych. Jeżeli przykładowo znak MIRINDA chroniony jest dla napojów gazowanych to Urząd Patentowy najprawdopodobniej odmówi rejestracji znaku MIRANDA (znak bardzo podobny) dla soków owocowych (napoje orzeźwiające nie powinny być oznaczane podobnie jak napoje gazowane). Ryzyko pomyłki co do pochodzenia towaru powinno być oceniane globalnie. Ma więc znaczenie nie tylko podobieństwo między znakami, ale także między towarami przez nie oznaczanymi. Im bardziej zbliżone pod względem brzmienia i wyglądu znaki, tym bardziej różne powinny być towary lub usługi, co do których poszukuje się ochrony. Kwestia siły odróżniającej znaku i stopnia zindywidualizowania towaru to zatem swoisty system naczyń połączonych. Bardzo charakterystyczny znak można zarejestrować dla szerokiej gamy towarów/usług, a w przypadku znaku dość pospolitego, podobnego do wielu innych znaków na rynku prawdopodobieństwo rejestracji zwiększa się, jeżeli znak ma charakterystyczną formę graficzną . Nie inaczej rzecz ma się w przypadku znaków towarowych rejestrowanych w oparciu o tytuł filmu.
   
   Oznaczenie
   
   
3. W ślad za powyższymi uwagami należy wskazać, że tytuły dzielą się z grubsza na mocne (np. "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową") i słabe ("Kodeks cywilny. Komentarz", "Kuchnia polska", "Anielka" itp.). Oryginalny tytuł ma oczywiście większe szanse na rejestrację, gdyż ma zdecydowanie większą zdolność odróżniającą. Jednak rejestracja tytułu pospolitego, jak np. "Okno" dla nowego programu telewizyjnego, tj. usług niezwiązanych z tytułem, jest w pełni możliwa.
   
   
4. W praktyce urzędów patentowych państw obcych pojawił się problem braku pierwotnej zdolności odróżniającej oznaczeń słownych (o słowno-graficznych będzie mowa niżej) stanowiących tytuły filmów czy publikacji w stosunku do tych filmów czy publikacji, z uwagi na opisowy charakter takich oznaczeń (np. "Wesele" w przypadku filmu o weselu), a warunkiem udzielenia ochrony jest fakt nabycia przez takie opisowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. [1] Zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia lub zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia w obrocie gospodarczym, chociaż nie jest to oznaczenie zarejestrowane.. Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru. Kryteriami, które należy brać pod uwagę przy ocenie nabycia zdolności odróżniającej są, między innymi, intensywność i długotrwałość używania znaku, udział towaru w rynku, inwestycje na promocję znaku, sposób używania znaku oraz dane wskazujące na to, że dla znaczącej grupy znak identyfikuje towar ze względu na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy. [2]
   
   
5. Przeszkodę w zarejestrowaniu tytułu filmu jako znaku towarowego może stanowić
   art. 131 ust. 2 pkt 5 p. w. p., zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli "zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, w zakresie, w jakim obrażałoby to uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową".
   
   
6. Należy tu wspomnieć o możliwości rejestracji tytułu jako znaku słowno-graficznego - stanowiącego tytuł filmu w odpowiedniej aranżacji graficznej. Znak nabiera niebanalnego charakteru dzięki dodatkom graficznym i przy założeniu, że będzie on bardzo charakterystyczny może uzyskać ochronę nawet dla towarów takich jak "film" w ogólności. Tą metodą można uzyskać ochronę dla znaków towarowych, których warstwę słowną stanowi słaby tytuł taki jak np. wspomniane "Wesele" pod warunkiem, że forma graficzna takiego znaku będzie na tyle charakterystyczna, aby znak mógł nabrać zdolności odróżniającej. Np. "Wesele" W. Smarzowskiego ma taki znak (który jednakże nie został zgłoszony do ochrony).
   
   Podkreślmy, że w tym przypadku znak podlegał będzie ochronie jako całość stanowiąca połączenie warstwy słownej z graficzną - wątpliwe jest natomiast, aby na jego podstawie wykluczyć możliwość tytułowania jako "Wesele" innych filmów i tworzenia dla tych innych filmów podobnych, charakterystycznych a odmiennych w formie oznaczeń słowno-graficznych.
   
   
   Towary/usługi
   
   
7. Co się tyczy towarów/usług jakie mogą być chronione znakiem towarowym, tytuł filmu mógłby teoretycznie być zgłoszony do ochrony dla towaru "film". Powstaje jednakże problem praktyczny ujęcia "filmu" w spisie towarów, ściśle związany z naturą filmu stanowiącego złożone przedsięwzięcie techniczno-organizacyjno-artystyczne.
   Z praktyki wynika, że Urząd dopuszcza udzielanie ochrony dla filmów rozumianych jako "naświetlone taśmy filmowe", na co wskazują załączone przykłady znaków Studia Filmowego ZEBRA. Praktycznym rozwiązaniem jest zgłoszenie znaku do ochrony nie tylko dla filmu jako takiego, ale również dla różnych innych towarów i usług, które mogą być pochodnymi filmu, jak np. figurka głównego bohatera wprowadzana do obrotu jako zabawka dla dzieci, za czym idzie konieczność rozszerzenia wykazu towarów na właśnie "zabawki". Możliwości w tym zakresie są teoretycznie nieograniczone, jednak w praktyce zakres towarów/usług, dla jakich warto znak zarejestrować wyznaczana jest charakterem i treścią filmu. Wykaz towarów w zamieszczonych niżej przykładach rejestracji znaków Studia Filmowego ZEBRA obejmuje wyczerpująco zakres usług filmowych i około filmowych, ale w konkretnym przypadku wykaz ten powinien być uzupełniany o inne towary/usługi. Jeżeli nakręcimy film pt. "Deszczowa piosenka" to można przewidzieć, że w przypadku, gdy film taki odniesie sukces hitem rynkowym okażą się parasole sprzedawane z takim oznaczeniem i warto oznaczenie "Deszczowa piosenka" zgłosić dla takich właśnie towarów. Jeżeli promujemy w filmie fikcyjną nazwę perfum "Dlaczego nie?" - w filmie pod tym samym tytułem - to z pewnością warto oznaczenie "Dlaczego nie?" zgłosić do ochrony dla perfum właśnie, bo nie wykluczone, że komuś po seansie może przyjść do głowy podjęcie samemu produkcji perfum noszących taką nazwę. Można też, mając już taki znak zarejestrowany, licencjonować go producentowi perfum, (który dostaje znak wypromowany już wcześniej filmem, a przez to dość atrakcyjny) i stąd czerpać dodatkowe dochody. Urząd Patentowy nie bada na etapie zgłoszenia, czy znak jest aktualnie wykorzystywany w obrocie do oznaczania towarów i usług, dla których został zgłoszony. Zgłaszający nie musi zresztą na etapie dokonywania zgłoszenia używać znaku; znaczenie prawne ma natomiast fakt nieużywania znaku po dacie udzielenia ochrony. Możliwe jest z tego względu zgłoszenie znaku dla pewnych towarów niejako "na zapas" po to, aby następnie przekonać się, czy film odniósł sukces i jakie towary/usługi związane z filmem rzeczywiście mają szansę pojawienia się na rynku.
   
   
   Proces rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego
   
   
8. W celu uzyskania ochrony dla oznaczenia jako znaku towarowego należy:
   
   1. sprawdzić czy znak identyczny lub podobny do tego, który chcemy zarejestrować nie został już wcześniej zarejestrowany jako znak towarowy. Rejestr znaków towarowych dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony Urzędu Patentowego www.uprp.pl w postaci bazy danych zaopatrzonej w wyszukiwarkę. Rejestr jest systematycznie aktualizowany, ale zaznaczamy, że najnowsze dokonane zgłoszenia pozostają przez okres kilku pierwszych miesięcy niejawne (Urząd ogłasza o zgłoszeniu znaku po 3 miesiącach od dokonania zgłoszenia - art. 143 p. w. p.) a zdarzenia dotyczące znaku (np. umorzenie postępowania zgłoszeniowego z uwagi na nie wniesienie opłaty od wniosku o udzielenie ochrony) rejestrowane są także z pewnym opóźnieniem,
      
   2. wypełnić podanie według załączonego urzędowego wzoru (poszczególne pozycje w podaniu są przejrzyście opisane w przypisach u dołu drugiej strony, w przypadku najprostszych zgłoszeń większość opcji jakie oferuje formularz pozostanie niewykorzystanych). Dokumentem, na którym należy się oprzeć określając klasy towarów i usług, to klasyfikacja nicejska (w skróconej formie dostępna również na stronie Urzędu), w której dokonano podziału towarów na 34 grupy i usług na 11 grup,
      
   3. uiścić - razem z wnioskiem lub po wezwaniu z Urzędu - opłatę od zgłoszenia. Podstawowa opłata za ochronę znaku towarowego do trzech klas towarowych lub usługowych to 500 zł, oraz 100 zł dla każdej kolejnej klasy powyżej trzech (bez znaczenia jest natomiast liczba towarów/usług ujętych w opisie dla każdej z klas),
      
   4. Urząd nadaje zgłoszeniu numer (okres oczekiwania na stosowne pismo to ok. dwóch miesięcy),
      
   5. Urząd Patentowy bada wniosek i decyduje, czy istnieją przesłanki odmowy udzielenia ochrony. Okres oczekiwania na decyzję Urzędu to ok. 3 lat. Zzaznaczamy jednak, że oznaczenie zyskuje ochronę od chwili zgłoszenia pod warunkiem, ze zostanie następnie zarejestrowane. Jeżeli zatem po dacie zgłoszenia inna osoba będzie korzystać z oznaczenia można wystąpić w stosunku do niej z odpowiednimi roszczeniami, ale jedynie i) pod warunkiem, ze oznaczenie uzyska ochronę i co za tym idzie ii) dopiero po uzyskaniu przez oznaczenie tej ochrony. Bieg przedawnienia roszczeń ulega w takim przypadku zawieszeniu.
      
9. Okresy ochronne znaku towarowego trwają 10 lat. Przedłużenie ochrony następuje na wniosek uprawnionego i wymaga wniesienia opłaty (art. 153 p. w. p.).
   

• oznaczenie bardziej charakterystyczne (stanowiące wymyślone słowo albo też całą frazę, ewentualnie wzbogacone graficznie) ma większe szanse na zarejestrowanie jako znak towarowy,
  
• oznaczenie powinno zostać zgłoszone dla możliwie pełnej listy usług filmowych
  i okołofilmowych (np. usług impresariatu),
  
• oznaczenie powinno zostać zgłoszone również dla innych towarów/usług, do których nawiązuje treść filmu (film o deszczu - dla parasoli) lub innych, których świadczenie/sprzedaż zamierza rozwinąć producent.
  

Informacja Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki sp. j.

[1] H. Kazmi, How to Register a Movie Title as a mark: U. S. and U. K., 12 Journal of Contemporary Legal Issues 428 (2001-2002), s. 431-432
[2] Zob. wyrok ETS z 22 czerwca 2006 r. August Storck KG, C-25/05 P, pkt 75.